《商标法》第4条的适用应注重打击恶意和防止“误伤”的动态平衡

大量级的商标注册申请都是”不以使用为目的的恶意注册“吗？

作者 | 祝余编辑 | 玄袂

近期，通过知产宝数据库检索，笔者关注到，上海阅文信息技术有限公司（下称：上海阅文）的一大批商标申请，经复审后获准注册。
该批商标包括文字商标：“口袋阅”、“飞读”、“阅文影业”、“元气阅读”等；图形商标：、等。
值得注意的是，该批商标的注册申请曾被驳回，理由均是违反《商标法》第4条。换句话说，上海阅文批量的商标注册申请，最初被认定为是“不以使用为目的”的恶意注册。

（图片来源：知产宝数据库）

（图片来源：知产宝数据库）

（图片来源：知产宝数据库）

通过上述商标评审文书可以看出，经复审后，商标行政机关认为上海阅文的注册行为不构成《商标法》第4条规定的情形。
这一实例揭示了商标行政机关以及法院在适用《商标法》第4条时可能面临的问题：
（1）如何准确理解《商标法》第4条的规定；（2）如何区分恶意囤积注册与正常的商业申请。
同时，根据市场实际与商业惯例，处在快速发展期的企业为拓展业务往往需要提前进行商标布局，开展与其业务范围相匹配的注册申请；现如今是否会忧虑，此种做法是否会被《商标法》第4条“误伤”？从而影响商业战略的规划。

一、 “不以使用为目的”条款的初心和使命

国内学者普遍认为，“不以使用为目的”条款的立法目的是为了打击商标恶意抢注。我国长期实行的商标注册取得制度，旨在通过公示稳定商标市场秩序；但因商标注册时不要求提供在先合法使用的证据，导致一些恶意的商标申请人试图利用法律的空子恶意申请注册商标。[1]长期以来，恶意抢注的行为屡禁不止，尤其是在商标申请注册阶段，商标行政机关缺乏驳回该类申请的直接法律依据。
在此背景下，2019年《商标法》修改时，将第4条在原有的基础上，增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，同时作为商标异议和商标无效宣告的依据之一。
从该条的文字表述看，“不以使用为目的”与“恶意”属于两个并列的要件，但仔细分析二者在内涵上又有所交叉；那么商标行政机关在实务的认定与适用时，具体又该如何操作？

二、《商标法》第4条的“庐山真面目”

为了更好地适用新《商标法》第4条的规定，北京高院与国家知识产权局分别于2019年4月、9月发布了《商标授权确权行政案件审理指南》（简称《指南》）以及《关于规范商标申请注册行为的若干规定》（简称《规定》），其中规定了适用《商标法》第4条的具体的情形与参考因素。[2]
（一）《商标法》第4条是否增加了注册前的使用义务？
前述《指南》第7.1条【商标法第四条的适用】规定，“商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

(1) 申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

(2) 申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

(3) 申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；

(4) 申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；

(5)大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。
可以看出，《指南》中仅要求申请人提供可以证明真实使用意图的证据，而并非实际使用的证据， 因此“不以使用为目的”条款并未增加申请人在商标注册之前的使用义务。
（二）《商标法》第四条规制的例外情形
据悉，前述《规定》在征求意见稿阶段，曾用了两个表述来限定不正当的商标申请行为，一是以傍名牌为目的的商标“恶意申请”，另一个是以转让注册商标牟利而非使用目的的商标“囤积注册”。
后来，在提交全国人大常委会审议的《商标法》修正案（草案）中，将“恶意申请”和“囤积注册” 抽象归纳为“不以使用为目的”的商标注册申请。在审议过程中，全国人大宪法和法律委员会经研究，又加了“恶意”二字。主要考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业出于防御目的，申请商标注册的实际情况，即使是囤积注册，进行了大量的申请，有时也并非出于恶意，因此对此类申请不宜一概予以驳回。[3]
在最近新修订的《商标审查审理指南》中，对《商标法》第4条的适用的例外情形也进行了相应规定：

《商标审查审理指南》下编“商标审查审理编”第二章

由此可见，不论是立法经过还是审查指南中的指引，其中都给正常的批量申请留下了“余地”。
我们也不得不思考，“恶意”与“不以使用为目的”这两个要件的关系，或许并不是字面意义上简单的并列，“恶意”要件很大程度是为了对“不以使用为目的”的申请作出一个限制，给“非恶意”的批量申请留下豁免的余地。

三、 实践中如何用好《商标法》第4条这把“双刃剑”

（一）剑指“恶意”自2019年《商标法》修订以来，第4条在打击恶意申请的实践中发挥了巨大作用。

• 在商标行政程序中，商标行政机关依据《商标法》第4条驳回明显恶意的商标注册申请，在商标注册阶段就遏制了恶意申请；

（图片来源：知产宝数据库）

（图片来源：国家知识产权局 中华商标网）

（图片来源：知产宝数据库）

• 在司法实践中，法院通过司法判决，打击了许多商标的恶意注册

如在“真龍”商标申请驳回复审行政纠纷案中，诉争商标“真龍指定使用在第32类“啤酒；姜汁啤酒”等商品上，诉争商标申请人在第25、32、33类商品共申请注册了42件商标，仅在第32类商品上就申请注册了37件商标，其中“中华”“老村长”“香格里拉”“蓝马果啤”“真龍”等多件商标与他人在先使用的知名商标相同或相近。
北京市高级人民法院经审理认为，涉案商家并未就其大量申请注册商标的行为提供有说服力的合理解释，其提交的证据亦不足以证明其对申请注册的相关商标均具有真实使用意图。因此，该商家申请注册包含申请商标在内的上述商标已明显超出正常的生产经营需求，具有借助他人在先商标知名度谋取不正当利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，构成2019年《商标法》第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形，申请商标不应予以初步审定公告。[4]

（扫码阅读判决书原文）

（二）防止“误伤”回到本文开头的提到的例子，其实还有类似的情形；
在商标审查阶段，有一些企业的批量申请被认为是《商标法》第4条规定的恶意的商标注册，其中有些在复审中得以核准注册，而有些则被驳回；

（图片来源：知产宝数据库）

多件商标注册申请复审被驳回的情形：

（图片来源：知产宝数据库）

（图片来源：知产宝数据库）

可见， 如果在适用《商标法》第4条时过于严苛，不综合考虑市场的实际情况以及企业的业务范围与经营需要，就存在“误伤”企业大批量正常注册申请的可能。

四、结语

随着互联网与商品经济的发展，加之对知识产权的重视程度与保护意识的增强，“产品未动，商标先行”已经成为多数企业基于市场实际与商业惯例而采取的商业策略。为了避免抢注，同时规避可能存在的侵权风险，正常经营的实体企业（尤其是大型企业）在一定程度上需要提前申请商标，同时在相关类别进行防御注册。
这种较大量级的申请，往往会触碰到商标审查员的“敏感点”，尤其是在当下打击恶意囤积注册的浓厚氛围中。商标行政机关严格审查商标的恶意申请，对整个商标市场秩序具有重要的意义；但同时，也应当避免“先入为主”，对企业基于业务需要进行正常的批量申请，商标行政机关不应过分“敏感”，防止将企业基于实际业务需求的商标注册申请“一棍子打死”。
我们需要清醒地认识到，《商标法》第4条并不是打击所有“大批量的商标申请行为”；甚至申请人在申请时，不具有即刻使用的目的，也不能就此认定其为恶意，毕竟《商标法》中还存在“撤三”制度。
现行《商标法》第4条，对于打击商标恶意注册意义重大；我们相信，该条也会担负其使命，在准确打击的同时，能够精准识别正常的商标批量申请，满足企业经营战略的需要。

注释：

[1] 吴瑛曼 ：《新修改《商标法》第四条的适用要件与衔接探析》，载《中华商标杂志》微信公众号，最后访问日期2021年12月3日。

[2]《关于规范商标申请注册行为的若干规定》第8条：“商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第4条规定时，可以综合考虑以下因素：（1）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人。其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;（2）申请人所在行业、经营状况等；（3）申请人被已生效的行政决定或者裁定，司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;（4）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;（5）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；(6)商标注册部门认为应当考虑的其他因素”。

[3] 关于《商标法》修正案（草案）的审议经过，详见张伟君:《“不以使用为目的”条款的初心和使命》，载《君策Justra》微信公众号，最后访问日期2021年12月3日。

[4] 参见北京市高级人民法院（2021）京行终2143号行政判决书。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）图片来源 | 网络



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